Daniela Cola / 02 November 2016 / Marchio / 1179

RISCHIO DI CONFUSIONE TRA I CELEBRI MARCHI SKY e SKYPE

IL MARCHIO SKYPE NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO COMUNITARIO

 

LA DISPUTA TRA I NOTI MARCHI SKY E SKYPE

La disputa ha avuto inizio allorquando la società Sky Broadcasting Group (divenuta Sky e Sky IP International), in qualità di titolare del marchio anteriore SKY, ha proposto opposizione alla domanda presentata all’Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno dalla società irlandese Skype Ultd per la registrazione del marchio comunitario SKYPE . Con la detta domanda, in particolare, la società irlandese richiedeva la registrazione del marchio come comunitario, denominativo e figurativo, per le seguenti categorie: apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia e per servizi informatici legati a software, alla creazione, all’hosting di siti web.

 

LE DECISIONI DELL’UAMI: RISCHIO DI CONFUSIONE

Con le decisioni del 2012 e del 2013, l’UAMI si è espressa a favore delle ragioni della titolare del marchio SKY ritenendo sussistente sia la somiglianza sia visiva che fonetica e concettuale e, pertanto, il rischio di confusione tra i suindicati marchi SKY e SKYPE.

 

LA CONFERMA DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA

La posizione dell’UAMI è stata, tra l’altro, confermata dal Tribunale dell’Unione Europea chiamato a pronunciarsi a seguito del ricorso presentato dalla Skype Ultd, al fine di ottenere l’annullamento della prima decisione sfavorevole. Il Tribunale dell’UE, in sintesi, dopo un attento giudizio di confondibilità tra i marchi, ha sancito la impossibile pacifica coesistenza tra i segni ravvedendo una somiglianza in termini visivi (SKYPE contiene, al suo interno, il termine Sky), fonetici (la differenza nella pronuncia dei due marchi è rappresentata unicamente da un’unica sillaba “skaip” e “skai”) e concettuali (al marchio SKYPE, privo di un proprio significato, è da attribuire pari significato del termine Sky che rientra nel vocabolario “di base” della lingua inglese rappresentando “the region of the atmosphere and outer space seen from the eart”). Nel comunicato stampa del Tribunale dell’UE si legge testualmente: “Peraltro, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l’elemento denominativo «skype» sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l’elemento figurativo si limita a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Dal punto di vista fonetico, l’elemento figurativo a forma di bordo non è idoneo a produrre un’impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall’elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento «sky» www.curia.europa.eu all’interno dell’elemento denominativo «skype», poiché le nuvole si trovano «in cielo» e possono quindi essere facilmente associate al temine «sky».”

Quanto, poi, alla percezione del pubblico, il Tribunale ha ritenuto la somiglianza tra i marchi SKY e SKYPE sufficiente a confondere il consumatore finale in merito alla provenienza dei prodotti delle due imprese sulla base della considerazione che il consumatore di riferimento debba essere dotato di mere nozioni minime concernenti l’uso del computer e di internet.

 

CONCLUSIONE

In conclusione, essendo i due marchi troppo simili tra di loro, la registrazione di Skype nelle categorie suindicate, non può essere effettuata per il rischio di confusione tra i consumatori.

Daniela Cola