Il Blog di Marchi & Domini
News, curiosità informazioni, sulla natura, registrazione e tutela del marchio, sulla creazione del logo e sul brand management.
Marchio è qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e tale da permettere di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Può consistere in parole (tra cui anche i nomi di persone), in disegni, lettere, cifre, suoni, o nella forma del prodotto, della relativa confezione, o ancora, nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche.
Il marchio ha una “funzione distintiva” in quanto permette di contraddistinguere i prodotti o i servizi di una impresa. Questo significa che, grazie al marchio, il consumatore è in grado di identificare l’appartenenza di un prodotto o di un servizio ad una data realtà imprenditoriale.
Per il proprio titolare, il marchio è il fulcro attorno al quale costruire la propria immagine e la propria reputazione e, oltre ad essere un indicatore di provenienza, ha anche una funzione pubblicitaria ed evocativa. Il marchio, infatti, è capace di determinare le scelte di acquisto e di catturare l’attenzione del consumatore.
Non da ultimo, si ricorda che il marchio è una identità autonoma intangibile avente un proprio valore commerciale. Oltre alla tutela del proprio carattere distintivo con la registrazione si accede alla possibilità di monetizzare il proprio marchio attraverso le pratiche delle licensing e del franchising, o della cessione vera e propria. Non di rado assistiamo a valutazioni di imprese nelle quali il peso dell'attivo apportato dai beni intangibile come marchi e brevetti è predominante rispetto agli altri asset aziendali. In ogni caso con la registrazione inizia o si consolida il passaggio ad attività consapevoli di posizionamento del brand.
Con la registrazione si acquista il diritto di esclusiva sul marchio e il diritto di vietare ad altri l’utilizzo del proprio marchio per prodotti o servizi identici o affini. Perché un segno possa essere validamente registrato e possa essere giuridicamente tutelato, deve rispondere ai seguenti requisiti:
Possiamo distinguere rispetto ala capacità di tutela sul territorio diverse tipologie di registrazione di marchio:
La registrazione del Marchio nazionale consente una tutela nei limiti del territorio di quello Stato. La domanda di registrazione per marchio d’impresa può essere depositata presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), una qualsiasi Camera di Commercio, ogni altro ufficio o ente pubblico determinato con decreto dello sviluppo economico.
Può richiedere la registrazione di un marchio nazionale qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che usi o voglia usare quel marchio nella fabbricazione e nel commercio di prodotti o di servizi. E’ ammessa la registrazione di un marchio anche da parte di colui il quale intende autorizzare terzi all'uso o intende utilizzare il marchio tramite imprese di cui abbia il controllo. Possono, inoltre, registrare un marchio anche coloro i quali si propongono di utilizzarlo in un secondo momento. In quest’ultimo caso, però, occorre stare attenti alla decadenza per non uso entro cinque anni dalla registrazione.
La registrazione del marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda. Per conservare validità, il marchio può essere rinnovato per altri dieci anni. Anche il rinnovo, ha validità di anni dieci ma è illimitatamente ripetibile. In sede di rinnovo bisogna rispettare la domanda di primo deposito, infatti nella domanda di rinnovo per un marchio nazionale non si può modificare graficamente il marchio, non è possibile ampliare il numero di classi di rifermento o apportare qualsiasi altra modifica rispetto alla domanda di primo deposito. E’ consentito, però, limitare il numero di classi o il contenuto rispetto alla prima domanda. La domanda di rinnovo va presentata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio. Scaduto questo termine è ancora possibile rinnovare nel limite dei successivi sei mesi con il pagamento di una mora.
Con la registrazione di un marchio dell'Unione Europea si consente di avere una tutela valida su tutto il territorio dell'Unione Europea e, come qualsiasi marchio, deve rispondere ai requisiti della novità, della originalità, della verità e liceità. La sua tutela è estesa per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea mediante un’unica domanda di deposito ed è impossibile circoscrivere la portata geografica della tutela esclusivamente ad alcuni Stati membri. Viene registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna) che, salvo esplicita richiesta, non esegue un esame di novità. Esiste, però, una procedura di opposizione per cui, qualora una domanda di marchio dell’Unione Europea venga rifiutata, si può ovviare attraverso la conversione in singole domande nazionali nei Paesi ove non sussistono impedimenti alla sua registrazione. In tal caso, la data che fa fede ai fini della novità del marchio è quella del deposito europeo o dell’eventuale priorità rivendicata. E’ bene ricordare che, trattandosi di una procedura unica per l’ottenimento di un marchio unico, la causa di invalidità di un singolo paese compromette l’intero marchio. A differenza del marchio internazionale, non è elemento essenziale l’aver depositato prima un marchio nazionale.
Sono legittimati a registrare un marchio dell’Unione Europea le persone fisiche (purché aventi cittadinanza o domicilio in uno Stato membro), le persone giuridiche (purché aventi sede o uno stabilimento effettivo in un Paese membro dell’Unione europea) e le persone fisiche o giuridiche (purché aventi cittadinanza, domicilio, sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio).
La durata della registrazione è di dieci anni dalla data di deposito della domanda. E’ ammesso il rinnovo per altri dieci anni e per un numero illimitato di volte.
Il marchio dell’Unione Europea può essere mantenuto in tutta l’Unione Europea anche se il suo uso è limitato esclusivamente ad uno Stato membro. Attenzione però a non incorrere nella decadenza per mancato uso per cinque anni consecutivi.
La registrazione di un Marchio Internazionale consente, con un deposito unico, di ottenere la tutela in molti paesi evitando depositi nazionali plurimi. Non si tratta di un marchio unico ma di una procedura unificata che consente al richiedente, attraverso una sola domanda, di ottenere la tutela nei diversi paesi che aderiscono all'Accordo o al Protocollo di Madrid. La registrazione internazionale dà luogo, quindi, ad un insieme di marchi nazionali registrati aventi validità per il paesi designati. Se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale non viene inficiata l’efficacia negli altri Stati designati. Questa procedura è disponibile solo per i paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al Protocollo ed è diversa da quella del marchio dell’Unione Europea (attraverso cui, con una sola domanda, si acquista la titolarità di un singolo marchio registrato con validità in tutti i Paesi dell'Unione europea).
Chiunque appartenga ad uno stato membro dell'Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale.Elemento necessario per depositare una domanda di marchio internazionale è aver registrato o depositato una domanda di registrazione per un marchio nazionale o per un marchio dell'Unione Europea. La registrazione del marchio internazionale viene concessa dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) avente sede a Ginevra. La domanda può essere presentata anche presso la Camera di commercio nazionale che provvederà all’ inoltro della stessa all’ Ufficio Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale con sede a Ginevra (in inglese WIPO - World Intellectual Property Organization; in italiano OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Nel caso in cui il deposito internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale o dell’Unione Europea, sarà possibile rivendicare la data del marchio di base come data di priorità.
La registrazione del marchio internazionale ha validità di 10 anni ed è possibile il rinnovo illimitatamente ma sempre per la durata di anni dieci. Anche il rinnovo avviene attraverso una procedura unica.
