Daniela Cola / 13 June 2017 / Marchio / 156

 

LAMBRETTA: RINNOVARE UN MARCHIO NON E’ USARLO

 

Con la Sentenza n. 7970/2017  la Corte di Cassazione Civile si è pronunciata su un tema molto temuto dai titolari di un marchio e cioè sulla sua decadenza e sulla prova dell’effettivo uso. La Corte, chiamata a decidere su un caso che ha visto coinvolta una società indiana, da un lato, e una olandese dall’altro, si è espressa sulla rilevanza della rinnovazione della registrazione al fine di evitare la decadenza. 

Il marchio oggetto di esame è  "Lambretta" acquisito nel 2002, unitamente al ramo d'azienda motoveicoli della Innocenti, dalla Scooters of India Limited, di proprietà statale, e, successivamente, oggetto di deposito da parte della Brandconcern Bv.

Questa, in particolare, nel 2007, presentò alcune domande di registrazione di un brevetto clone includente il medesimo termine anche se con varianti grafiche.

Le Ragioni adotte dalla Scooter of India

Il motivo addotto a fondamento delle ragioni della società indiana avverso la sentenza della Corte di Appello (che riteneva decaduto il suo marchio per mancato uso) faceva leva sulla notorietà del marchio di cui i consumatori conservavano memoria nonostante l’interruzione dell’attività di importazione degli scooter dall’India.

Di diverso parere la Corte di Cassazione

Tale argomentazione, però, non regge: non si ha riscontro nell’ambito della disciplina della decadenza e, oltretutto, non sarebbe applicabile visti i problemi pratici che comporterebbe ogni specifica valutazione. Non regge neanche l’insistenza della Scooters of India Limited relativamente ad un altro aspetto sottolineato. Si tratta di quello legato alla rilevanza della avvenuta rinnovazione della registrazione del marchio, in tal caso non usato ma ancora noto. Evidenziando la centralità dell’uso del marchio (magari anche discontinuo e locale) tale da non poter essere sopperito, per mantenere in vita un segno distintivo, dalla “notorietà” o dalla “capacità distintiva”, la Corte ha concluso dichiarando priva di effetto la mera rinnovazione della registrazione che, non costituendo l’uso del marchio, non è capace di impedirne la decadenza. Il marchio, quindi, può dirsi decaduto nel 1988.